相談の詳細
先行商標を発見した後
J-Plat Patを使い商標調査をしましたが、明らかに似ている商標が登録されていました。 結構気に入っているネーミングなのでなんとかして登録を受けたいのですが、先行商標がある以上は諦めた方がいいのでしょうか。 何か方法があれば教えていただきたいです。
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草苅 旬一
弁理士
先行商標が発見された時の対応ですね。
以下の通り、直ちに諦める必要はありません。
しかし、判断のハードルが高いため、
前提として特許事務所等へご相談いただくことをお勧めします。
①類似群コードの確認
先行商標と質問者さんのネーミング(商標)とで
指定商品または役務が同一類似の関係にあるかを確認してください。
具体的には類似群コード(例:第24類タオル(17B01)の17B01といった5桁のコード)が
共通しているかで判断できます。
質問者さんの商標の使用希望の商品または役務の類似群コードはJ-Plat Pat内の
「商標」タグの中にある「商品・役務名検索」において調べることができます。
ここで、類似群コードが共通していなければ登録可能性があります。
②ネーミングが類似か否かの確認
次に、「明らかに似ている商標」と質問者さんのネーミングが
類似の関係にあるかの判断が必要です。
実務上類似の関係にない可能性があるためです。
また、ロゴ化することで権利化の可能性が発生することもあるため、
ネーミングを活かしたロゴを作成するという第2案も考えられます。
なお、特許事務所での調査によってやはり類似の可能性が高い場合には
当該ネーミングの事業での使用は先行商標の侵害となる恐れが高いため、
事業計画を見直す必要もあり得るのでご注意ください(特許事務所とご相談ください)。
③その他の案
権利化可能性が乏しい場合には、
・先行商標の商標権者にそのネーミングを権利化してもらった上で譲ってもらう方法、
・先行商標を譲り受けそのネーミングを出願する方法、
・先行商標を使用していない場合には先行商標を消滅させる審判の提起と同時に
そのネーミングを出願しておく方法、
などが考えられますが、いずれも出願を行う場合と比べコストがかかります。
なお、来年4月より先行商標の商標権者の同意を取り付けることおよび一定の要件の下で
類似であっても登録可能となる制度も始まり、類似の商標の登録の方法が増えます。
以上の方法が良く検討されます。
「明らかに似ている商標」とのことですので侵害可能性があるため、
特許事務所等の専門家にご相談いただくようお願いします。
2023-12-15 00:40
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